Reglamento CEE sobre acuerdos de licencia de know-how L0008
REGLAMENTO (CEE) Nº. 556/89 DE LA COMISIÓN DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1988 RELATIVO A LA APLICAClÓN DEL APARTADO 3 DEL ARTICULO 85 DEL TRATADO A DETERMINADAS CATEGORIAS DE ACUERDOS DE LICENCIA DE «KNOW-HOW» EUROPA


LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,

Visto el Reglamento nº. 19/65/CEE del Consejo, de 2 de marzo de 1965, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y prácticas concertadas, cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de España y de Portugal, y, en particular, su artículo 1,

Habiendo publicado el proyecto de este Regiamento,

Previa consulta al Comité consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes,

Considerando lo que sigue:

1. El Reglamento nº. 19/65/CEE autoriza a la Comisión para aplicar el apartado 3 del artículo 85 del Tratado, por vía de reglamento, a determinadas categorías de acuerdos bilaterales y prácticas concertadas que entren en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85 y que impliquen restricciones en relación con la adquisición o utilización de derechos de propiedad industrial -especialmente patentes, modelos de utilidad, diseños o marcas comerciales- o en relación con los derechos derivados de contratos de cesión o de concesión de procedimientos de fabricación o conocimientos relativos a la utilización y aplicación de técnicas industriales.

La creciente importancia económica de la información técnica no patentada (por ejemplo, descripciones de procedimientos de fabricación, recetas, fórmulas, diseños o dibujos), comúnmente denominada know-how, y el gran número de acuerdos que se celebran actualmente entre empresas, incluidos los servicios públicos de investigación, únicamente para la explotación de dicha información (llamados acuerdos «puros» de licencia de know-how), así como el hecho de que, en la práctica, la transferencia de know-how suele ser irreversible, exigen una mayor seguridad jurídica en lo que respecta al carácter de dichos acuerdos con arreglo a las normas de competencia, permitiendo así fomentar la difusión de conocimientos técnicos en la Comunidad. A la luz de la experiencia adquirida hasta ahora, es posible definir una categoría de acuerdos de licencia de know-how que abarcan la totalidad o parte del mercado común, que pueden entrar en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85, pero que puede normalmente considerarse que cumplen las condiciones establecidas en el apartado 3 del artículo 85, cuando el know-how concedido es secreto, sustancial y es identificado de forma adecuada. Estos criterios de definición sólo tienen por objeto garantizar que la comunicación de know-how constituye una base válida que justifica la aplicación del presente Reglamento y, en particular, la exención de las obligaciones restrictivas de la compe- tencia.

A los efectos del presente Reglamento, el artículo 1 contiene una lista de definiciones:

2. Al igual que los acuerdos puros de licencia de know-how, los acuerdos mixtos de licencia de know-how y, de licencia de patentes desempeñan un papel cada vez más importante en la transferencia de tecnología. Por lo tanto, es conveniente incluir en el ámbito de aplicación del presente Reglamento aquellos acuerdos mixtos que son consi- derados exentos en virtud del Reglamento (CEE) nº. 2349/84 de la Comisión (artículos 1, 2 y 4) y, en particular, los siguientes:
- los acuerdos mixtos en los que las patentes concedidas no son necesarias para la consecución de los fines de la tecnología concedida que incluye elementos tanto patentados como sin patentar; tal puede ser el caso de patentes que no protegen eficazmente contra la explotación de dicha tecnología por parte de terceros;

- los acuerdos mixtos que, con independencia de que las patentes concedidas sean o no necesarias para la consecución de los fines de la tecnología concedida, contengan obligaciones que restrinjan la explotación de la tecnología pertinente por el licenciante o el licenciatario en Estados miembros donde no existe una protección de las patentes, siempre y en la medida en que dichas obligaciones se basen, en todo o en parte, en la explotación de los conocimientos concedidos y cum- plan las demás condiciones exigidas en el presente Reglamento.
Es también conveniente ampliar el ámbito de aplicación del presente Reglamento a aquellos acuerdos puros o mixtos que incluyan disposiciones accesorias relativas a marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual cuando no impliquen obligaciones restrictivas de la competencia distintas de las vinculadas al know-how que hayan sido eximidas en virtud del presente Reglamento.

Sin embargo, a los efectos del presente Reglamento, sólo se podrá considerar que dichos acuerdos cumplen las condiciones del aparta- do 3 del artículo 85 cuando los conocimientos técnicos concedidos sean secretos, sustanciales y estén identificados.

3. Las disposiciones del presente Reglamento no serán aplicables a acuerdo a que se refiere el Reglamento (CEE) nº. 2349/88 sobre acuerdos de licencia de patentes.

4. Si los acuerdos puros o mixtos de licencia de know-how contienen no sólo obligaciones relativas a los territorios dentro del mercado común sino también obligaciones relativas a los países terceros, la presencia de estas últimas no obstará a la aplicación del presente Reglamento a las obligaciones relativas a los territorios dentro del mercado común.

No obstante, si los acuerdos de licencia de know~how para países terceros o territorios que se extienden más allá de las fronteras de la Comunidad producen efectos dentro del mercado común que pueden quedar comprendidos en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 8, dichos acuerdos deberán regirse por el presente Reglamento en la misma medida en que lo harían los acuerdos relativos a territorios situados dentro del mercado común.

5. No es conveniente incluir, dentro del ámbito de aplicación del Reglamento, acuerdos cuyo único propósito sea la venta, excepto cuando el licenciante se comprometa, durante un período preliminar antes de que el propio licenciatario comience la producción con la tecnología concedida, a suministrar los productos del contrato para que los venda el licenciatario. También quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento los acuerdos relativos a la comunicación de un know-how comercial en el contexto de contratos de franquicia, o a acuerdos de know-how celebrados en relación con acuerdos sobre constitución de empresas en común, consorcios de patentes u otros acuerdos cuando la licencia de know-how se concede a cambio de otras licencias no relativas a la mejora o a nuevas aplicaciones del mismo, ya que tales acuerdos plantean problemas diferentes que, en la actualidad, no pueden resolverse en un reglamento (artículo 5).

6. Los acuerdos de licencia exclusiva, es decir, aquellos acuerdos en los que el licenciante se compromete a no explotar la tecnología concedida en el territorio concedido o a no conceder allí otras licencias pueden no ser por sí solos incompatibles con el apartado 1 del artículo 85 cuando se refieran a la introducción y protección de nueva tecnología en el territorio concedido debido al nivel de la investigación em- prendida, a la intensificación de la competencia, en particular entre marcas, y a la competitividad de las empresas interesadas que resulta de la difusión de la innovación dentro de la Comunidad. En la medida en que los acuerdos de esta índole, en otras circunstancias, están comprendidos dentro del ámbito del apartado 1 del artículo 85, es conveniente incluirlos en el artículo 1, a fin de que también puedan beneficiarse de la exención.

7. Estas obligaciones y las demás enumeradas en el artículo 1 fomentan la transferencia de tecnología y contribuyen, en general, a incrementar la producción de bienes y a promover el progreso técnico, mediante el aumento del número de centros de producción y la calidad de bienes producidos en el mercado común y también mediante la expansión de las posibilidades de desarrollo posterior de la tecnología concedida. Ello es cierto, en particular, por lo que respecta a la obligación impuesta al licenciatario de utilizar el producto bajo licencia tan sólo para fabricar sus propios productos, ya que ello supone, para el licenciante, un incentivo para fomentar la divulgación de la tecnología en sus diversas aplicaciones, reservando al mismo tiempo para sí mismo o para otros licenciatarios el derecho a vender el producto bajo licencia.

También es así en relación con las obligaciones que tienen el licencian te y el licenciatario de abstenerse no sólo de la competencia activa sino también de la pasiva, en el territorio concedido, en el caso del licenciante, y en los territorios reservados al licenciante u otros licenciatarios, en el caso del licenciatario. Los usuarios de productos tecnológicamente nuevos o mejorados que requieran mayor inversión no suelen ser consumidores finales sino industrias intermedias que están bien informadas acerca de los precios y las fuentes alternativas de suministro de los productos dentro de la Comunidad. Por lo tanto, la protección únicamente contra la competencia activa no proporcionaría a las partes ni a los demás licenciatarios la seguridad que necesitan, especialmente durante el período inicial de explotación de la tecnología concedida, cuando invirtieran para equiparse y crear un mercado para el producto y provocar un incremento de la demanda.

Dada la dificultad existente para determinar el momento en el que el know-how puede dejar de considerarse secreto, y la frecuente transmisión de un flujo continuo de know-how, especialmente cuando la tecnología industrial está evolucionando rápidamente, es conveniente limitar a un número determinado de años los períodos de protección de que se benefician recíprocamente el licenciante y el licenciatario, así como los licenciatarios entre sí automáticamente cubiertos por la exención.

Puesto que, a diferencia de las licencias de patentes, las licencias de know~how se negocian frecuentemente una vez que los productos o servicios que incorporan la tecnología concedida han demostrado tener éxito en el mercado, es conveniente para cada territorio concedido tomar como punto de partida para los períodos permitidos de protec- ción territorial entre licenciante y licenciatario la fecha de la firma del primer acuerdo de licencia celebrado por el licenciante respecto a la mis ma tecnología. Por lo que se refiere a la protección del licenciatario frente a la fabricación utilización o venta activa o pasiva por parte de otros licenciatarios, el punto de partida debe ser la fecha de la firma del primer acuerdo de licencia celebrado por el licenciante en la Comunidad.

La exención de la protección territorial permanecerá vigente durante los períodos autorizados en la medida en que el know-how conserve su carácter secreto y sustancial, con independencia de la fecha de adhesión a la Comunidad de los Estados miembros de que se trate y siempre que los licenciatarios, tanto el sujeto a las limitaciones como el beneficiario de la protección, fabriquen el producto bajo licencia por sí mismos o encarguen a terceros su fabricación.

La exención en virtud del apartado 3 del artículo 85 de períodos de protección territorial más amplios, sobre todo para proteger inversiones costosas o de riesgo, o si las partes no competían entre sí antes de la concesión de la licencia, sólo podrá otorgarse mediante decisión individual. Por otro lado, las partes estarán facultadas para prorrogar su acuerdo para explotar mejoras ulteriores y prever el pago de cánones suplementarios. No obstante, en tales casos, los otros períodos de protección territorial, a partir de la fecha de concesión de la licencia sobre las nuevas mejoras en la Comunidad, sólo se autorizarán mediante decisión individual, en especial, si las mejoras de la tecnología a sus nuevas aplicaciones son secretas y sustanciales y no presentan una importancia notablemente inferior a la tecnología inicialmente concedida o exigen nuevas inversiones costosas y de riesgo.

8. No obstante, en los casos en que la misma tecnología está protegida en algunos Estados miembros por patentes necesarias, según dispone el noveno considerando del Reglamento (CEE) nº. 2349/84, es conveniente prever para dichos Estados miembros una exención en virtud del presente Reglamento para la protección territorial entre licenciante y licenciatario, así como entre licenciatarios, para las restricciones territoriales relativas a la fabricación, utilización y ventas activas en los territorios de los demás Estados miembros durante el período de validez de las patentes existentes en aquellos Estados miembros.

9. Las obligaciones enumeradas en el artículo 1 también cumplen generalmente las otras condiciones para la aplicación del apartado 3 del artículo 85. Como norma, a los consumidores se les concederá una participación justa en el beneficio que resulte de la mejora del suministro de productos al mercado.

Tampoco las obligaciones imponen restricciones que no sean indispensables para alcanzar los objetivos antes mencionados. Finalmente, la competencia en la fase de distribución está a salvo por la posibilidad de importaciones paralelas, que no pueden ser obstaculizadas por las partes bajo ninguna circunstancia. Las obligaciones de exclusividad cubiertas de esta forma por el Reglamento no implican normalmente la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos en cuestión.

Lo mismo sucede en el caso de aquellos acuerdos que conceden licencias exclusivas para un territorio que cubra la totalidad de¡ mercado común donde exista la posibilidad de importaciones paralelas de países terceros, o donde existan otras tecnologías competidoras en el mercado, ya que entonces la exclusividad territorial puede conducir a una integración mayor del mercado y estimular la competencia entre marcas en toda la Comunidad.

10. Es conveniente enumerar en el Reglamento algunas obligaciones que suelen incluirse en los acuerdos de licencia de know-how pero que normalmente no restringen la competencia y prever que queden también cubiertas por la exención, en el caso en que, debido a razones económicas especiales o a determinadas condiciones jurídicas, entren en el ámbito del apartado 1 del artículo 85. Dicha lista, que se encuentra en el artículo 2, no es exhaustiva.

11. El Reglamento debe asimismo especificar qué restricciones o disposiciones no pueden incluirse en los acuerdos de licencia de know- how si se les desea aplicar la exención por categorías. Las restricciones, que se enumeran en el artículo 3, pueden incurrir en la prohibición del apartado 1 del artículo 85, pero en su caso puede no existir la presunción general de que producen los efectos positivos exigidos por el apartado 3 del artículo 85, como sería necesario para la concesión de una exención por categorías y, por consiguiente, la exención únicamente puede ser concedida a título individual.

12. Sin embargo, los acuerdos que no estén automáticamente cubiertos por la exención porque contienen disposiciones que no están expresamente exentas por el Reglamento y no están expresamente excluidas de la exención, incluidos los enumerados en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento, pueden, en principio, beneficiarse de la aplicación de la exención por categorías. La Comisión podrá rápidamente determinar si tal es el caso en un acuerdo concreto. Por lo tanto, deberá considerarse que dichos acuerdos están cubiertos por la exención prevista en el presente Reglamento cuando se notifiquen a la Comisión y ésta no se oponga a la aplicación de la exención en un plazo de tiempo determinado.

13. Si los acuerdos individuales considerados exentos en virtud del presente Reglamento producen, no obstante, efectos incompatibles con el apartado 3 del artículo 85, la Comisión podrá retirar el beneficio de la exención por categorías (artículo 7).

14. La lista del artícuIo 2 incluye, entre otras obligaciones del licenciatario, la de cesar en el uso del know-how concedido tras la expiración del acuerdo (prohibición del uso tras la expiración del acuerdo) (punto 3 del apartado 1 del artículo 2) y de poner las mejoras a disposición del licenciante (cláusula de retrocesión) (punto 4 del apartado 1 del artículo 2). La prohibición puede considerarse una característica normal de la licencia de know-how, ya que de otra manera el licenciante se vería obligado a transferir su know-how a perpetuidad y ello podría suponer un freno a la transferencia de tecnología. Más aún, la obligación impuesta al licenciatario de conceder a su vez al licenciante una licencia sobre las mejoras introducidas en las patentes y/o en el know- how no suele constituir una restricción de la competencia si el contrato faculta al licenciatario para compartir los experimentos e inventos futuros del licenciante y aquél conserva el derecho a comunicar la experiencia adquirida o a conceder licencias a terceros, siempre que ello no suponga revelar el know-how del licenciante.

Por otro lado, se produce un efecto restrictivo sobre la competencia cuando el acuerdo contiene tanto una prohibición del uso tras la expiración del acuerdo como una obligación para el licenciatario de poner a disposición del licenciante las mejoras introducidas en su know-how, aun cuando sea con arreglo a un criterio recíproco y no exclusivo, y de permitirle continuar haciendo uso de tales mejoras aun después de la expiración del acuerdo. Ello es así porque, en tal caso, el licenciatario no tiene la posibilidad de inducir al licenciante a autorizarle a continuar explotando, tras dicha expiración, el know-how inicialmente concedido y, por ende, sus propias mejoras.

15. La lista del artícuIo 2 recoge también la obligación del licenciatario de seguir pagando un canon hasta la expiración del acuerdo, independientemente de que el know-how concedido haya pasado a ser de dominio público por la acción de terceros (número 7 del apartado 1 del artículo 2). Por regla general, las partes no necesitan protección contra las consecuencias económicas previsibles de un acuerdo celebrado libremente y, por lo tanto, no se debe restringir la libertad de elegir los medios apropiados para costear la transferencia de tecnología. Esto resulta especialmente válido en el caso del know-how, ya que no se trata aquí de un abuso de monopolio legal y, en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, el licenciatario puede interponer un recurso con arreglo al Derecho nacional aplicable. Además, las disposiciones que prevén el pago de un canon a cambio de la concesión de un conjunto de conocimientos técnicos durante un período razonable, fijado de común acuerdo, independientemente de si el know-how ha pasado, o no, a ser de dominio público, favorecen en general al licenciatario ya que impiden que el licenciante pida un pago inicial elevado con objeto de reducir su riesgo financiero en caso de divulgación prematura. Para facilitar el pago por parte del licenciatario, debería dejarse a la autonomía de las partes la distribución de los pagos del canon por utilización de la tecnología objeto de licencia a lo largo de un período que se extendiera más allá del momento en que el know-how pasa a ser de domi- nio público. Aun más, se deberían autorizar los pagos continuos durante el período de vigencia del acuerdo en aquellos casos en que ambas partes sean perfectamente conscientes de que la primera venta del producto divulgaría necesariamente el know-how . Sin embargo, la Comisión podrá retirar el beneficio de la exención con arreglo al artículo 7 del presente Reglamento cuando de las circunstancias pueda deducirse claramente que el licenciatario hubiera podido desarrollar el know- how por sí mismo en un breve plazo de tiempo, comparado con el cual el período de pagos continuos resulta demasiado largo.

Por último, el empleo de métodos de cálculo de los cánones que no tengan en cuenta la explotación de la tecnología concedida o la percepción de cánones sobre productos cuya fabricación no precisa, en ninguna de sus fases, el uso de las patentes o técnicas secretas concedidas impediría la aplicación de la exención por categorías al acuerdo (punto 5 del artículo 3). El licenciatario debe quedar asimismo eximido de la obligación de pagar cánones cuando el know-how pase a ser de dominio público debido a la acción del licenciante. No obstante, la mera venta del producto por parte del licenciante o de una empresa a él vinculada no puede considerarse tal cesión (punto 7 del apartado 1 del ar tículo 2 y punto 5 del artículo 3).

16. Tampoco entra en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85 la obligación que tiene el licenciatario de limitar su explotación de la tecnología concedida a uno o más campos técnicos de aplicacíón («campos de utilización») o a uno o más mercados de productos (punto 8 del apartado 1 del artículo 2). Esta obligación no es restrictiva de la competencia, ya que puede considerarse que el licenciante posee el derecho de transferencia del know-how sólo para un uso limitado. Tal restricción no debe constituir, sin embargo, un medio encubierto de reparto de la clientela.

17. La exención por categorías no podrá aplicarse a las restricciones que confieran al licenciante una ventaja competitiva injustificada, como la obligación impuesta al licenciatario de aceptar especificaciones de calidad, otras licencias, bienes y servicios que el licenciatario no desee recibir del licenciante. Sin embargo, esto no se aplicará cuando pueda demostrarse que el licenciatario deseaba obtener dichas especificaciones, licencias, bienes o servicios por conveniencia propia (punto 3 del artículo 3).

18. Las restricciones por las que las partes se reparten la clientela dentro del mismo campo de utilización tecnológico o del mismo mercado de productos, ya sea por una prohibición real de suministro a determinadas clases de clientes o por una obligación de efecto equivalente, impiden que el acuerdo pueda beneficiarse de la exención por categorías (punto 6 del artículo 3).

Esto no se aplica cuando la licencia de know-how se concede a fin de facilitar a un único cliente una segunda fuente de suministro. En tal caso, la prohibición al licenciatario de suministrar a otras personas distintas del cliente interesado puede ser indispensable para la concesión de una licencia al segundo proveedor, ya que el fin de la operación no es crear una fuente independiente de suministro. Lo mismo cabe afirmar de las limitaciones de las cantidades que el licenciatario puede suministrar al cliente interesado. Es razonable suponer que tales restricciones contribuyen a mejorar la producción de bienes y a fomentar el progreso técnico fomentando la difusión de la tecnología. No obstante, dada la experiencia de la Comisión con respecto a este tipo de cláusulas y, en particular, el riesgo de que puedan privar al segundo proveedor de la posibilidad de ejercer su actividad en los ámbitos contemplados en el acuerdo, es conveniente someter dichas cláusulas al procedimiento de oposición (apartado 2 del artículo 4).

19. Además de las cláusulas antes mencionadas, la lista de restricciones que impiden la aplicación de la exención por categorías a que se refiere el artículo 3 también incluye restricciones relativas a los precios de venta del producto bajo licencia o a las cantidades que se han de producir o vender, ya que limitan el grado en que el licenciatario puede explotar la tecnología concedida y, en concreto, porque las restricciones cuantitativas pueden tener el mismo efecto que las prohibiciones de exportación (puntos 7 y 8 del artículo 3). Ello no se aplica en el caso en que la licencia se concede para utilizar la tecnología en determinadas instalaciones de fabricación y cuando se comunica un know-how específico para la creación, explotación y mantenimiento de dichas instalaciones y se permite al licenciatario aumentar la capacidad de las mismas o crear nuevas capacidades para su propio uso en condiciones comerciales normales. Por otra parte, cabe legítimamente impedir al licenciatario que utilice el know-how específico del licenciante para crear instalaciones destinadas a terceros, ya que el objeto del acuerdo no es permitir que el licenciatario pueda poner a disposición de otros fabricantes el know-how del licenciante mientras se conserve su carácter secreto (punto 12 del apartado 1 del artículo 2).

20. Para impedir que el licenciante y el licenciatario se hallen vinculados por acuerdos cuya duración pueda prorrogarse automáticamente más allá del plazo inicial determinado libremente por las partes, debido a la comunicación continua por el licenciante de una serie de mejoras, es conveniente excluir los acuerdos previstos de dicha cláusula de la exención por categorías (punto 10 del artículo 3). Sin embargo, las partes pueden en cualquier momento prorrogar su relación contractual mediante la celebración de nuevos acuerdos sobre las nuevas mejoras.

21. El presente Reglamento debe aplicarse con carácter retroactivo a los acuerdos de licencia de know-how ya existentes a la entrada en vigor del mismo, cuando tales acuerdos cumplan los requisitos para la aplicación del Reglamento o hayan sido modificados a tal fin (artículos 8 a 10). De conformidad con el apartado 3 del artículo 4 del Reglamento nº. 19/65/CEE, no pueden invocarse estas disposiciones en los litigios pendientes en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento ni pueden motivar una demanda de indemnización de daños y perjuicios contra terceros.

22. Los acuerdos que se ajusten a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 y no tengan por objeto ni efecto restringir la competencia de una manera u otra dejarán de notificarse. No obstante, las empresas tendrán todavía el derecho a solicitar, en casos particulares, una declaración negativa, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento nº. 17 del Consejo, o una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
ARTICULOS DEL 1 AL 5

ARTICULOS DEL 6 AL 12


Hecho en Bruselas, el 30 de noviembre de 1988.

Fin de la Ley